Les noms de domaine et les marques, siamois de la Propriété industrielle

Il est acquis aujourd’hui que la stratégie marque et la communication des entreprises se construisent sur Internet. Les acteurs de tous les secteurs industriels parlent désormais de positionnement sur Internet, de fréquentation de sites, de mailing… et doivent apprendre à optimiser la gestion de leurs noms de domaine de la même manière que celle de leurs marques.

Face au développement des actes de cybersquatting, l’ouverture régulière de nouvelles extensions, l’évolution des chartes de nommage, les entreprises ne peuvent et ne doivent plus se contenter de confier l’enregistrement et la gestion de leurs noms de domaine pour un coût moindre, sans suivi, et surtout négliger leur valorisation et défense. La facilité de réservation des noms de domaine, souvent en ligne, de manière automatisée,a  fait passer le nom de domaine pour quantité négligeable, comme simple étape technique dans la stratégie de communication. Mais cette grande accessibilité est un leurre et cache les complications induites par une négligence ou une omission dans la gestion de ses droits sur Internet.

Le 28 mai 2008, le TGI de Paris rendait une énième décision dans le(s) litige(s) entre la société française PAGES JAUNES SAS à la société américaine XENTRAL LLC. Voilà 7 ans maintenant que ces deux sociétés s’opposent quant à la validité de la marque PAGES JAUNES et la titularité des noms de domaine [pagesjaunes.biz], [pagesjaunes.net] et [pagesjaunes.org].

Ce dossier illustre parfaitement la force du lien entre les marques et les noms de domaine. Aujourd’hui, la société PAGES JAUNES SAS doit composer avec l’existence de nombreux noms de domaine identiques à sa marque-phare et s’est vue priver de la réservation et de l’usage de l’extension .COM, la plus connue et intuitivement utilisée par les internautes.

Autre exemple : désormais, Google reconnaît que ses noms de domaine représentent jusqu’à 50 % de la valeur de sa marque. Au vu de son activité et de l’augmentation continue du nombre de foyers connectés à Internet dans le monde, la perte d’un nom de domaine aurait pour Google des conséquences financières et commerciales réelles et sérieuses  (perte du site, de la messagerie affiliée, risque de contrefaçon, atteinte à l’image, perte de clientèle, de revenus publicitaires, nécessité de racheter à un prix élevé le nom récupéré par un tiers…).
Or, de marginal, presque artisanal, le piratage de noms de domaine (cybersquatting), est devenu une activité organisée, industrielle, à portée mondiale. Les « pirates » ont bien compris et évalué la capacité d’un nom de domaine à générer du trafic. Ils ont également acquis une grande maîtrise des techniques de réservation de masse, des failles des règles de nommage et des faiblesses des portefeuilles existants. Ainsi, de nouveaux genres de parasitisme ont émergé ces dernières années : le « slamming », notamment, qui consiste à effrayer les titulaires de marques en laissant entendre qu’il est urgent de réserver des noms de premier intérêt, qu’un tiers mal intentionné serait sur le point d’acquérir. Le  « typosquatter », quant à lui, anticipe les fautes de frappe possibles autour d’une marque pour récupérer les internautes inattentifs.

Afin de faire face à ces pratiques, apparentées à de la contrefaçon, les titulaires de marques s’organisent et ont compris l’intérêt, et la nécessité, de gérer leurs portefeuilles de noms de domaine parallèlement et conjointement à leur droits de marque : à chaque marque créée pour un nouveau produit doit correspondre un nom de domaine ; à chaque territoire visé par une marque doit être réservée l’extension nationale équivalente. Toute recherche d’antériorité de marque doit systématiquement inclure une recherche parmi les noms de domaine. De même, la mise sous surveillance d’une dénomination doit être appuyée par une veille sur les noms de domaine. Cette tendance à la consolidation, la valorisation et la défense des portefeuilles de noms de domaine est louable, tant commercialement que juridiquement. En effet, un nom de domaine n’est certes pas encore reconnu comme un droit de propriété industrielle à part entière et n’est pas opposable en tant que droit antérieur par exemple. Pourtant, l’existence de noms de domaine identiques, au nom de tiers, pour des activités différentes, peut affaiblir la valeur d’une marque, amoindrir son impact sur Internet et nuire à l’image du produit.

Enfin, il est bien évident que la réservation et l’entretien d’un nom de domaine seront toujours moins onéreux et plus sécurisants qu’une procédure extra-judiciaire (procédure auprès des centres d’arbitrage pour tenter de récupérer un nom de domaine litigieux), voire un litige judiciaire (cf. l’affaires PAGES JAUNES mentionnée plus haut).

Marques et noms de domaine sont ainsi inséparables et complémentaires. Inséparables mais pourtant encore différents : absence de législation, d’harmonisation entre les pays, jurisprudence balbutiante, évolution permanente, croissance exponentielle… Ainsi, la complexification de l’activité nom de domaine a fait émerger un métier à part entière : les sociétés spécialisées dans la réservation et gestion des noms de domaine, souvent appelées « Registrar ». Ces dernières se doivent d’anticiper les évolutions rapides en la matière et conjuguer d’importantes compétences techniques à des connaissances approfondies et actualisées des règles internationales. Il ne suffit plus d’être technicien et d’assurer une gestion automatisée des droits, il faut désormais être capable de conseiller les clients, les informer des derniers développements tant techniques que juridiques, travailler en collaboration étroite avec les juristes Propriété Industrielle, les informaticiens et les responsables marketing, pour assurer une gestion optimale des droits de marques.
Désormais, le nom de domaine ne peut plus être traité comme le parent pauvre de la Propriété Industrielle. D’un point de vue à la fois juridique et commercial, une négligence dans la gestion de son portefeuille de noms de domaine peut se révéler coûteuse. Ces derniers méritent une sécurité juridique au même titre que celle accordée aux marques.