La théorie de la fraude, bien connue des civilistes, n’est pas étrangère au droit des marques. Sur ce fondement en effet, il est possible de contester un dépôt effectué au détriment de l’intérêt de tiers.
La fraude est expressément visée à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle comme fondement d’une action en revendication ; elle trouve également à s’exprimer de façon plus générale en application de la maxime fraus omnia corrumpitpour faire annuler un dépôt frauduleux.
Plusieurs décisions rendues dans le courant de l’année 2010, dont notamment le jugement du TGI de Paris dans l’affaire opposant le PMU à des exploitants de sites internet de paris sportifs sur internet, nous offrent l’occasion de revenir sur les éléments caractérisant la fraude en droit des marques d’une part (1), et sur les sanctions d’un dépôt frauduleux de marque, d’autre part (2).
1. Les éléments caractérisant la fraude
a. Les éléments constitutifs de la fraude
La fraude est spécialement visée par le code de la propriété intellectuelle (CPI) à l’article L. 712-6 qui dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».
Alors que la lettre du texte paraît réserver l’action en revendication au titulaire d’un droit (« la personne qui estime avoir un droit »), la jurisprudence n’hésite pas à en faire application alors même que celui qui exerce l’action ne dispose pas strictement d’un droit privatif sur le signe mais en fait usage.
Dans le cadre d’une action fondée sur la fraude, il convient d’établir la connaissance qu’avait ou que devait avoir le déposant de l’usage antérieur du signe ainsi que l’intention de nuire (par exemple, le dépôt effectué en vue d’interdire l’usage du signe) qui, le plus souvent, se confond avec la connaissance de l’usage antérieur du signe.
Sur la base de ce texte, une société d’édition a pu obtenir le transfert de la marque déposée par son ancien gérant à son nom, alors que la société exerçait ses activités sous une dénomination éponyme (CA Paris, 29 oct. 2010, RG n° 09/15237) le déposant ne pouvant, en sa qualité de gérant, ignorer qu’il acquérait des droits sur une expression qui constituait la dénomination de la société exerçant une activité visée dans le dépôt de la marque. De même, la Fédération française de rugby a pu obtenir le transfert de la marque « Equipe de France de rugby » déposée par un tiers alors que l’article L. 131-17 du code du sport prévoit que seules les fédérations sportives délégataires peuvent décerner ou faire décerner l’appellation « équipe de France » (Cass.com., 23 nov. 2010, pourvoi n° 09-70716) ; c’est moins l’intention frauduleuse que la violation d’une obligation légale qui est retenue en l’espèce.
A côté de l’action en revendication pour fraude, la victime d’un dépôt frauduleux peut en obtenir la nullité sur la base de la théorie générale de la fraude et de l’adage fraus omnia corrumpit. Cette action en nullité trouve notamment à jouer en cas de détournement du droit des marques.
b. Le cas du détournement de la finalité du droit
Hors le cas visé à l’article L. 712-6 du CPI, la fraude peut également être invoquée par tout tiers intéressé au soutien d’une action en nullité de la marque.
Tel était le cas dans l’espèce ayant conduit au jugement du 23 novembre 2010 du TGI de Paris (TGI Paris, 23 nov. 2010, RG n° 09/09267). Cette affaire opposait des sociétés exploitant des sites internet de paris sportifs en ligne dont notamment des courses hippiques au PMU lequel les avait assignées en contrefaçon en raison de la reproduction sur leur site internet notamment des marques verbales et figuratives « simple », « couplé », « trio », « tiercé », « quarté+ », « quinté+ », « 2 sur 4 », « multi ».
Les défendeurs opposaient la nullité des marques en raison de leur caractère frauduleux. A cette fin, ils avançaient que les marques avaient été déposées par le PMU dans un contexte d’ouverture à la concurrence des jeux de paris en ligne en vue d’empêcher les opérateurs privés et les nouveaux concurrents d’utiliser les noms règlementaires des paris hippiques.
Le tribunal prononce la nullité des enregistrements des marques du PMU en raison de leur caractère frauduleux après avoir rappelé que la fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été effectué pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est-à-dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité.
Selon le tribunal, en déposant à titre de marque les noms de paris nécessaires pour désigner un type de pari déterminé par arrêté ministériel, alors qu’il savait que les paris allaient être ouverts à la concurrence, le PMU a cherché à maintenir le monopole dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010, en empêchant les concurrents d’utiliser ce type de dénomination. Selon le tribunal : « le PMU avait pour objectif de gêner tout éventuel concurrent par un obstacle juridique illégitime et a ainsi détourné le droit des marques de sa finalité ».
2. La sanction de la fraude
a. La nullité ou le transfert de la marque déposée frauduleusement
L’action intentée sur le fondement de l’article L. 712-6 du CPI est une action en revendication ; elle conduit, si la fraude est reconnue, au transfert de la marque à celui dont les droits ont été méconnus lequel se trouve donc subrogé dans les droits du déposant.
Lorsque la fraude est avancée dans le cadre d’une action en nullité, sa reconnaissance aboutit à la nullité du dépôt et le signe se retrouve libéré de tout droit privatif. Ainsi, dans l’affaire du PMU, la nullité des marques est prononcée car l’action visait à « libérer » des dénominations nécessaires à tous les opérateurs de paris hippiques et les demandeurs ne disposaient pas de droits antérieurs sur les signes annulés. Cette action en nullité peut également être exercée par celui qui peut se prévaloir de droits antérieurs mais qui privilégie cette voie notamment parce qu’il ne souhaite pas devenir titulaire de la marque contestée.
Les actions diffèrent quant à leurs effets mais se rejoignent en pratique sur le délai de prescription applicable. En effet, l’action en revendication est soumise au délai de prescription de trois ans sauf lorsque le déposant est de mauvaise foi ; or, dans le cadre de la fraude, la mauvaise foi sera quasi nécessairement caractérisée.
b. L’intérêt de la théorie de la fraude en droit des marques
La fraude peut être invoquée soit dans le cadre d’une action en revendication pour récupérer une marque déposée au mépris des droits de celui qui s’estime fraudé, soit dans le cadre d’une action en nullité pour rendre disponible un signe indûment réservé comme marque, permettant ainsi de « supprimer » les marques gênantes.
Ainsi, la personne qui n’aurait pas effectué le dépôt d’une dénomination qu’elle utilise, et qui ne peut faire valoir un droit antérieur, pourra toutefois récupérer ou faire annuler la marque déposée par un tiers qui ne dispose pas de droits sur cette dénomination si elle est en mesure d’établir que le dit tiers à procédé au dépôt en connaissance de l’usage qui en était fait et était animé d’une intention de nuire.
Plus largement, ainsi que le relève le TGI de Paris dans l’affaire du PMU, l’action en nullité de l’enregistrement d’une marque, limitativement ouverte par l’article L. 714-3 du CPI, n’exclut pas que cette action puisse être engagée par tout tiers intéressé sur le fondement de ce principe général du droit.
Aussi, en complément des hypothèses de nullité de la marque spécialement envisagées par le CPI lorsqu’une marque ne remplit pas les conditions de validité ou porte atteinte à des droits antérieurs, une action en nullité fondée sur le droit commun de la fraude permettra de « supprimer » les marques gênantes. Les tiers qui ont un intérêt légitime pourront contester les dépôts frauduleux, notamment ceux effectués dans le seul dessein d’empêcher l’usage de la dénomination, alors que cet usage est légitime, sans être dictés par la volonté de faire usage du signe dans sa fonction initiale, celle de distinguer les produits et services d’une entreprise.
La fraude s’avère donc un correctif indispensable, et pour cette raison largement employé, pour contester les dépôts de marque motivés par des considérations étrangères à la vocation de ce signe distinctif.
Guénola COUSIN
Avocat au Barreau de Paris et Docteur en droit
SIMON ASSOCIÉS
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